驰名商标：使用证明
“Ermakova, Stoliarova and Partners”代理事务所主任、专利律师——E.A.Ermakova
本文主要介绍了专利局拒绝认定MTS公司的商标为俄罗斯联邦境内驰名商标，我公司作为MTS公司的代理人对MTS公司的利益予以保护，最后商事法院三审认定MTS的商标为驰名商标的案例。
根据《俄罗斯联邦商标法》第191条之规定，下述商标可被认定为驰名商标：
该商标已在俄罗斯联邦注册或已通过国际注册的形式注册，在俄罗斯联邦受到保护；
商标所用之标志在俄罗斯联邦境内未受保护。
在俄罗斯已经注册的商标被认定为驰名商标后，如果其他人在与此商标所保护商品非类似的商品上使用此商标，造成消费者认为所识商标与驰名商标真正所有人有一定联系并直接侵犯了所有人的利益，法律同样会保护驰名商标所有人的权益。如果未注册的商标被认定为驰名商标，法律不会在与此商标所保护的商品非类似的商品上对该类商标予以保护。基于这两者的不同，很多人都更愿意把在俄罗斯取得商标注册作为声明其商标为驰名商标的基础。
在很多情况下，确认商标使用的文件中所显示的图案可能会和其注册的商标稍微有所差异，那么在这种情况下，在那种程度上，专利纠纷委员会拒绝把此商标当作驰名商标进行保护才合法呢？我们可通过下述案例对该争议事项进行分析：
专利纠纷委员会收到了一份要求承认其商标为驰名商标的请求，该商标是于1997年8月27日注册的编号为155915的商标（优先权为1997年8月27，详见图像1）。为证明该商标为驰名商标，申请人提交了各种文件，其中包含一份该商标是否符合驰名商标要求的社会调查报告，该报告结果显示：有百分之九十九的俄国公民承认该商标驰名。该商标的图像为黑白相间的图像。此外，申请人还提交了该商标的广告宣传图像，大部分宣传图像（包括电视广告中所列的图像）均为彩色图像，且还多出了一个“GSM”图形（详见图像2）。
图像1
图像2
专利纠纷委员会就此案例及类似情形所做的争论通常如下：
“……除少数证据外，申请人所提交的大部分证据显示：其所使用的标识与其所注册的注册号为155915的商标不同”；
“申请人不仅要求对其注册的商标形式，而且要求对其实际使用的商标形式都作为驰名商标进行保护。”
“……法律并未规定在（标识和商标）出现变化的情况下，可确认该商标已被使用，或承认其为驰名商标……”
尽管申请人提出抗辩，专利纠纷委员会拒绝将“MTS”商标认定为驰名商标，其理由为——所提交的文件并不能证明该商标已被使用：已经注册的商标为黑白图案，但证据证明——其经常使用的且被提交的标识却是黄蓝红白相间图案；此外，所注册的商标中没有额外的GSM字母，而所提交文件中的图形中却有上述字母。
申请人就专利纠纷委员会的决定向莫斯科仲裁法院提起了上诉，法院撤销了该决定。在审理过程中，委员会代表仍坚持其认为不应授予驰名商标的主要理由——该商标已按照黑白图案注册，因此该商标仅能以该黑白图案使用。根据俄罗斯专利局代表的解释，图形商标需要指定颜色才能得到保护。如果商标在申请时没有指明颜色，则注册为黑白商标。
就“MTS”商标的法律保护范围而言，其将根据提交申请及商标注册之时现行有效的法律（即1992年9月23日颁布的第3520-1号《俄罗斯联邦商标、服务标志及产品原产地标志法》，以及1995年9月29日俄罗斯专利局通过的《商标和服务标志申请书填写、提交与审核规则》）予以确定，申请人认为，在第155915号商标进行注册之时，并未指定商标的颜色，因此所有人应该能在注册之后以任何颜色使用。若按照1992年法律颁布之前苏联境内所颁布的《商标规章》*之规定，上述情形将不会产生任何争议，因该规章规定：“在对任何构成商标的标识提交注册之时，若其未规定任何特定颜色，则将按照黑白相间的颜色对其予以注册，且就该以黑白相间颜色注册的商标而言，商标所有人可以任何颜色组合对其进行使用，除非该颜色组合与其它已注册的指定保护颜色商标相似”。
*该规章于1974年1月8日经苏联Goskomizobreteniy批准通过，并分别于1976年1月22日、1979年3月22日、1982年10月12日、1983年4月14日和1987年6月11日对该规章进行了补充和修订。
上述法律和规则的通过并未改变申请人和俄罗斯专利局对该问题的看法。若在商标注册的申请书中未指定任何颜色（第591条-“颜色及颜色组合”），则其将视为未对该标识主张任何颜色，即任何颜色均可。
根据法案第19条之规定，俄罗斯专利局会公布商标注册信息，如果商标以带有颜色的图像注册，（除了普通注册信息之外）商标对颜色或者颜色组合的指定信息也会一并公布，相应的公告信息会公布在官方刊物--《商标、服务标识及产品原产地标志》上。
2003年规章实际上也只是上述法案的另一种说法，根据上述法案的要求，如果商标在商标注册信息公告中是以不同于黑白颜色的其他颜色商标注册，俄罗斯专利局应该指明其具体颜色或者颜色组合。这样一种说法使得俄罗斯专利局有可能把商标法第5条第2款之规定，即“商标可以以任何颜色或者颜色组合注册”理解为图形商标只有指定颜色组合才能注册，没有指定颜色不予注册。
对于就未作颜色规定而注册的商标的法律保护范围而言，上述方法完全符合俄罗斯联邦认可的国际条约之规定。因此，根据1994年10月27日商标法条约第3条之规定，在申请人希望请求对作为商标重要特征的颜色进行保护之时，必须确认构成该商标主要内容的颜色，并确认该颜色的名称或要求予以保护的相关颜色种类，因此，对于申请人而言，决定其保护请求的关键因素就在于其是否做出了颜色指定。
此外，规则3中第2条【颜色数量】也直接确认了上述规定。
商标法条约指引中做出了如下规定：
如果申请人没有明确指出申请人想要声明颜色保护作为其商标的一个主要特征，
则在《条约》缔约方申请只需要提供以下材料：
五份黑白相间的商标图案……
根据1891年4月4日颁布的《马德里国际商标注册协定》中第3章第3条之规定，若申请人认为商标颜色为其商标的重要特征，则申请人有义务做出声明，并且指定需要保护的颜色或者颜色组合。
根据在2006年3月27日外交会议上制定的《商标法新加坡条约》中第3条之规定，任何缔约方都有权要求申请文件中列明下述声明：申请人想要声明颜色保护作为其商标的主要特征之一。因此，国际立法也遵循了《俄罗斯联邦商标法》中第2章第5条之规定，其规定如下：若申请人认为任何颜色或颜色组合为其商标的重要特征，则其有权以上述颜色或颜色组合对其商标申请注册，但该规定并没有把申请人的权利限制在（向俄罗斯专利局规定的那样）必须做相应的颜色指定上。
因此需特别注意俄语中关于“有色”与“颜色”两个术语的使用。正如法律中第2章第5条中之规定，其使用了“颜色”和“颜色组合”的术语表述。而根据俄语词典的解释，“颜色”和“有色”两词语具有差异性。“颜色”是与颜色感知及着色相关的形容词，“颜色”一词的概念涵盖所有颜色，包括黑色和白色；而“有色”是指以某种颜色所进行的着色，不包括黑色和白色。基于此，会被理解为法律提供了商标在任何颜色或颜色组合（包括黑色和白色）上取得注册的机会，如果申请人在无过失的情况下指定了相应的颜色组合。
对于就任何已确定或未确定颜色的商标进行保护的类似权利之规定，都已获所有国际条约成员国的批准。一些国家（英国，瑞典德国和法国）的专利律师在我方的要求下确认：与指定颜色做商标申请相比，直接申请黑白商标（不做任何颜色指定）更为普遍，不指定任何颜色的黑白商标可以在任何颜色上受到保护，而不是局限在黑、白、灰色上。
因此，俄罗斯专利局对申请人认为颜色不是其商标主要特征而未声明颜色保护的商标的保护范围的看法与国际立法和其他国家所采取的方式相矛盾。
考虑到《俄罗斯联邦民法典》中第2部分第2章第1482条中的规定与现行商标法中第2章第5条类似的表述——“商标可以以任何颜色或者颜色组合注册”，一致，之后的关于未指定颜色的商标保护的观点都与之相关。
专利纠纷委员会认为：商标“MTS”中含有多余的“GSM”，因此申请人使用的并非其自有商标，而是使用了其它标识。申请人则提出了下述抗辩理由：GSM表示为Global System for Mobile Communications（全球移动通信系统，是移动通信的国际标准名称）。将GSM标志和MTS商标合用是为了表示申请人的服务符合此标准的要求。此外，任何提供此标准服务的手机运营商只是为了告知其用户。除此之外，申请人还辩称：其它大型移动运营商也使用了GSM的缩写，比如VimpelCom JSC (Beeline)（详见图像3）。
图像3
所有上述证据都表明，GSM标志仅为描述性标志，不能被注册，它不能被用来作为得出商标“MTS”（注册号：180560）未被申请人使用论断的理由，同时它也不能视为MTS商标做出更改的原因。原则上讲，不可注册的标志不得被含于驰名商标之中，因为其可能导致驰名商标的主要构成要素无效。
如果认为商标和服务字眼合用就与商标不同会得出一个荒唐的结论，即有些知名商标比如，“Akhtamar”, “Ararat” 和 “Klinskoe”就不能被认定为驰名商标，因为他们总是和其对应的服务字眼如，白兰地和啤酒联合使用。
最终，在对（专利局）依法拒绝认定MTS商标为驰名商标的案件审理过程中，两审仲裁法院（即初审法院和莫斯科第九仲裁上诉法院）都支持了MTS公司的观点。因此，专利纠纷委员会就认定MTS商标是否为驰名商标的所做的决定被撤销。
上述法院判决使我们对于没有指定颜色的图形商标的保护范围的相关规定的回归更乐观了，也就是说，对于以黑白相间图案所注册的商标，可使用任何颜色，也可与不可注册的（服务）标志合用，而不会被判定为所使用的商标与本商标不同。
看起来以上所谈论的关于没有做颜色或者颜色组合的商标法律保护范围的讨论的案子并没有被解决，同时还由于第三次审判对前两次裁决的修正而有了新的进展。尽快前两次的裁决仍然有效，但是第三次审判法庭在关于未以颜色商标提交申请并且没有指定颜色或者颜色组合的商标注册申请的案子中站在了俄罗斯专利局的一方。
值得提醒的是，仲裁法庭作出相应法律判断的基础是专利争议委员会的决议,即拒绝注册此商标（为驰名商标），指出的理由是此商标已经被注册为黑白颜色，所以只能以黑白颜色使用。
商标所有人一再坚持其是在未规定颜色的基础上对商标进行注册的，因此可以以任何颜色使用该商标。初审和上诉审法院均支持了商标所有人的意见。
最高法院在对实体法律（该实体法是仲裁法院在确定商标的法律保护范围之时所引用的法律）评估之后，主要引用了以下两条法规：
《俄罗斯联邦商标、服务标志及产品原产地标志法》（以下简称“法律”）中第2章第5条之规定，该法规定：“商标可以任何颜色或颜色组合予以登记”；
《商标和服务标志申请书填写、提交与审核规则》（以下简称“规则”）第2.3.(3)条之规定，根据该规则规定，若要对注册商标申请颜色保护，则应在商标注册申请书中（第591项）指明该商标的颜色或颜色组合。颜色应该与实际使用和包含在复制品中的一致。如果商标声明为黑白色，对此项的申请没做要求。（换句话说，如果商标是黑白色，同时没有在申请书的指定颜色项（591项）上指出颜色保护，则可以理解为申请人声明的是对黑白色进行保护，同时也就不能用于其他颜色。）
很明显，根据法律第2章第5条之解释，在对以有色图案进行的商标登记的判定中，并不反对以未做颜色规定的商标进行登记。“规则”中第2.3.(3)条之规定，即如果商标声明为黑白色，则无需在申请表中的591项上做出任何说明，构成了最高法院所做判决的基础，最高法院对此的理解为，如果在申请书中的第591项上没有指定颜色或者颜色组合，则申请人声明在黑白色上予以注册。对于我们来说，这种解释是错误的，理由如下：
需提醒的是，在1992年法律颁布之前，苏联境内当时有效的《商标规章》*规定如下：“对于所提交的作为商标进行注册的标识而言，若其未列明任何具体颜色，且将以黑白相间颜色对其予以注册。对于以黑白相间图案所注册的商标而言，可以任何颜色组合对其进行使用，除非其与任何其它以有色方式注册的商标出现类似混同的情形。”
因此，上述规章阐述了以下平行概念：“未做颜色确认”对应“黑白相间图案”，而“未指定颜色”则被用于“任何颜色组合”。
上述平行术语的使用是否合理？
根据字典释义，“黑白相间”一词的含义是指“黑色、白色以及并非作为颜色要素的灰色阴影。”比如， 黑白照片（详见《柯林斯英语字典》）。
众所周知，黑白照片能够显示其所拍摄的物品的外形，但并不能显示该物品的真正颜色。
因此，“规则”第2.3.(3)条规定中的，“确认黑白相间颜色”短语的意思可为“未指定任何有色颜色”，也就是说，未指定任何颜色。
上述规则第19条“与商标注册相关的公布信息”的修订案做出如下规定：若是以任何颜色而申请商标注册的，俄罗斯专利局则应将确定的颜色或颜色组合在公报上予以公布。
再次讨论“颜色”一词（名词和形容词）的含义之时，会发现该词与“有色”一词具有明显的语义差别。“颜色”作为形容词之时是用来修饰（含有某种颜色特征）的词语，其表示能够引起视觉效果的某种形体特征，符合反射可视光或发射可视光的光谱内容。而“有色”一词则是指所涂抹的某种亮色（非黑色或白色）（词语含义引自俄-俄字典）。
名词的“颜色”和形容词的“颜色”包括所有光谱颜色（也包括黑色和白色），而“有色”一词不包括黑色和白色。
就本案例而言，若在第540项内容中就所请求的标识确定了黑白图案，则是否可视为与指定黑白色相背离呢？那么没有指定颜色的后果是什么呢？
依我方观点：若是以黑白相间的颜色组合请求进行商标注册的，且申请人也认为该颜色组合构成了其标识的重要特征，则其应将上述颜色列于申请表第591项之中，且该颜色将被公布在商标注册信息的出版物上；然而，若所请求的商标是黑白相间的非有色图案，且其个性特征并非是通过颜色确定，而是通过合成设计予以确定，则无需将颜色数据规定在申请表中，也无需予以公布。
申请人以黑色和白色或黑色、白色及灰色提出注册的范例很多，在这种情况下，对该商标的法律保护范围是确定的，并应将其刊载在该商标信息的出版物上。
